《高等学校知识产权管理规范（GB/T 33251-2016）》
7.1.1 选题
选题阶段的知识产权管理包括∶
a） 建立信息收集渠道，获取拟研究选题的知识产权信息;
b） 对信息进行分类筛选和分析加工，把握技术发展趋势，确定研究方向和重点。
今天的案例表明，当存在遗漏或者部分瑕疵时，专利复审决定可被部分撤销。当然，这一有利于申请人的结果发生的前提是专利应具有或部分应具有足够的创造性，这就离不开选题时的深思熟虑和对专利信息——技术文件和判例的巧妙使用。
背景信息
某大学申请了一项专利。
国家知识产权局对此项专利申请的复审决定书中表述到“基于类似（类似权利要求3）的理由”，认定权利要求4没有创造性。
某大学认为国家知识产权局的复审决定书遗漏了对权利要求4的创造性的评述，至少应当予以部分撤销。
国家知识产权局认为其已对权利要求4作出评述。即便该评述存在瑕疵，也不影响被诉决定基于其他权利要求不具备创造性而维持驳回决定的整体结论。1.从专利授权程序的目的理解，需要确保进行公告授权的专利申请的所有权利要求均符合授权条件，专利行政审查实践采用整体授权。2.专利实质审查与复审审查是一种否定性审查，不会对发明专利申请文件中未发现不符合《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）和《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称专利法实施细则）有关规定的内容给予积极的确认。3.专利授权行政程序与专利确权行政程序的性质不同，专利授权行政程序针对的是“专利申请”，是一个整体，审查决定结果不能切分。4.从保障专利申请人权益的角度来理解，其可以通过分案申请的途径实现救济。5.专利申请人在驳回决定以及复审决定作出前均有机会对专利申请文件进行修改，且审查员与申请人对于专利申请文件的修改可以有多种沟通方式，但依职权修改存在严格限制，亦与审查实践不符。
裁定书（节选）要点：
本院认为，本案的争议焦点在于本申请是否具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。具体包括以下三个争议问题：被诉决定关于区别技术特征的认定是否错误；对比文件1是否给出了区别技术特征的技术启示；被诉决定是否遗漏对权利要求4的评述以及是否可以因此判决部分撤销。
……
关于被诉决定因遗漏对部分权利要求的评述是否可以予以部分撤销。
首先，被诉决定关于专利申请每个权利要求的审查和评述是可分的。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条的规定，在行政决定可分的情况下，人民法院可以依法判决部分撤销被诉决定。专利权利要求或者权利要求中的技术方案是专利授权确权的最小单元，各权利要求或者权利要求中的技术方案具有相对独立性。如果专利申请驳回复审决定针对各个权利要求或者技术方案分别进行了评述，其原则上是可分的，因而可以被部分撤销。
其次，所谓“整体驳回”系专利审查实践中的做法，其并不构成被诉决定不能部分撤销的法律理由。当专利审查员遗漏对部分权利要求的审查或者审查错误，而该部分权利要求符合专利授权条件时，如果仅因“整体驳回”的实践做法而驳回专利申请人的合理请求，进而整体维持复审决定，对于专利申请人来说难谓公平。专利申请人由此无法获得再次修改权利要求书的机会，不能就其做出技术贡献且符合授权条件的技术方案获得专利授权，不利于充分激励创新。从专利法鼓励发明创造的立法宗旨出发，应当给予专利申请人再次修改权利要求书的机会。
再次，虽然专利人可以对具有授权前景的该部分权利要求提出分案申请，但是此种情况下的分案申请作用有限，不能解决“整体驳回”所带来的全部问题。分案申请适用于同一个专利申请包含多个发明构思的情形，用分案申请方式弥补“整体驳回”这一实践做法对专利申请人的不利影响，这种适用方式并非分案申请制度的初衷。同时，虽然专利申请人在行政诉讼期间仍然可以提交分案申请，但在行政诉讼程序完结前，专利申请人通常难以预期人民法院会认定哪一项或者哪几项权利要求符合专利授权条件或者有授权可能，在此情形下提出分案申请往往缺乏针对性和准确性。
又次，就遗漏或者认定错误的部分权利要求判决重新作出复审决定系正当程序要求。针对复审决定未予实质审查或者认定错误的专利权利要求，在该权利要求具备授权前景时，人民法院判决就该部分重新作出复审决定，体现了程序公正的法治原则。如果该权利要求符合专利授权条件，亦仅仅是给予当事人修改权利要求的机会；如果当事人坚持不予修改或者放弃获得授权，其可自愿处分权利，既不影响国家知识产权局依法履行行政职责，又不需要为此单独设立额外机制或者程序。
最后，判决部分撤销复审决定并责令重新作出审查决定已有先例。在（2018）最高法行再131号再审申请人施特里克斯有限公司与被申请人国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷一案中，本院以被诉决定关于部分权利要求不具备创造性的认定错误为由，撤销被诉决定。该案与本案情形类似。国家知识产权局已根据本院上述判决重新作出审查决定。
可见，在实务中，国家知识产权局执行人民法院关于部分撤销被诉决定的判决并不存在行政程序障碍。
因此，被诉决定遗漏对本申请权利要求4创造性的评述，该部分的相关认定结论可以因此被撤销。
